Zrozumiałe są zatem decyzje, w których odmówiono rejestracji np. serii znaków ze słowem masło, np. „masło czekoladowe", „masło palmowe", „masło kakaowe", czy znakom „makaron lane kluski", „serwetki restauracyjne", „kadzidło tytoniowe", „wygodna dieta". Wydaje się, że kryterium odróżnialności jest zrozumiałe i intuicyjnie można stwierdzić, kiedy oznaczenie będzie posiadać cechy wymagane do jego rejestracji. Okazuje się jednak, że przepisy prawa szczegółowo określają przesłanki rejestracji, a praktyka potwierdza, że dokonanie oceny, czy oznaczenie spełnia kryteria znaku towarowego, jest w wielu przypadkach trudne i subiektywne.
Podobne wymogi
Znakiem towarowym mogą być przede wszystkim słowa, rysunki, ornamenty, lecz także kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, melodia, a katalog ten nie jest zamknięty. Organ rozpatrujący zgłoszenie znaku towarowego – Urząd Patentowy RP w przypadku znaków ważnych na terytorium RP i Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w przypadku znaków ważnych na terytorium EU – w pierwszej kolejności dokonuje badania tzw. przeszkód bezwzględnych, których wystąpienie uniemożliwi rejestrację ze względu na ochronę interesu ogółu uczestników rynku. Chodzi przede wszystkim o niedopuszczenie do tego, by – w przypadku oznaczeń, które powinny pozostać dostępne dla wszystkich – rejestracja oznaczenia prowadziła do powstania monopolu na rzecz jednego przedsiębiorcy. Z rejestracji wyłączone są przede wszystkim oznaczenia nieposiadające zdolności odróżniającej dla zgłoszonych towarów oraz znaki rodzajowe i opisujące cechy danego towaru lub usługi, takie jak pochodzenie geograficzne, jakość, przeznaczenie, ilość czy skład. Należy przy tym wyjaśnić, że przesłanki rejestracji znaków wspólnotowych i krajowych są tożsame, dlatego podobne wymogi musi spełniać znak zgłaszany w Polsce i w UE.
Siła słowa
W celu ilustracji zagadnienia opisowości znaku można przywołać sprawę wspólnotowego znaku towarowego ecoDoor (T-625/11). Jest oczywiste, że przedrostek „eco" to skrót od słowa „ekologiczny". Sam w sobie nie może zatem być zastrzeżony na rzecz jednego przedsiębiorstwa. Znaczenie słowa „door" też jest powszechnie znane, nawet odbiorcom, którzy nie władają biegle językiem angielskim. W związku z tym znak „ecoDoor" nie został zarejestrowany ze względu na jego opisowy charakter. Nie przekonały organu rejestrowego ani sądu argumenty, że znak jako całość posiada zdolność odróżniającą i nie zawsze zbitka słów „eco" i „door" będzie odbierana przez klientów jako cecha towarów opatrzonych znakiem „ecoDoor" (tj. „ekologiczne drzwi"). Argument zgłaszającego nie był pozbawiony podstaw. Podzielany jest bowiem pogląd, że nawet jeśli znak składa się z wyrazów o określonym znaczeniu, może stanowić neologizm, który może pełnić funkcję znaku towarowego. Tym bardziej że do rejestracji wystarczy posiadanie nawet niskiego stopnia dystynktywności. W sprawie dotyczącej znaku „ecoDoor" organ rejestrowy i sąd uznały jednak, że znak będzie stanowił opis właściwości towaru. Sprawa nie była jednak oczywista, gdyż towary, dla których znak został zgłoszony, nie obejmowały drzwi jako takich, lecz m.in. urządzenia gospodarstwa domowego, automaty z napojami czy urządzenia grzewcze. Uznano jednak, że oznaczenie, które opisuje właściwości części towaru, może zostać uznane za opisowe dla samego towaru i jako takie nie podlega rejestracji.
Decyzja w tej konkretnej sprawie nie przesądza, że nie można zarejestrować znaku z elementem „eco". Przeciwnie, wiele takich znaków zostało zarejestrowanych (np. PROeco dla smarów, ECO FLEX dla kabli elektrycznych, eco Solutions dla wielu towarów, w tym urządzeń grzewczych i mebli do kuchni i łazienek, eco pure dla wybielaczy, eco jest dla tuszy, eco building, m.in. dla usług z zakresu budownictwa). Nie został zaś zarejestrowany np. znak Ecotherm zgłoszony dla kotłów grzewczych (R 50/2015-2).
W wielu przypadkach decyzje organów rejestrowych można uznać za niekonsekwentne. Ocena oznaczeń jest ze swojej natury subiektywna, a zgłoszenia są rozpatrywane przez różnych ekspertów. Ponadto prawo znaków towarowych i odnoszącego się do niego orzecznictwo ulegają stosunkowo częstym zmianom, w dużej mierze odpowiadającym tendencjom rynkowym. Za typowe można uznać to, że obecnie eksperci odmawiają rejestracji w przypadkach, w których rejestracja zostałaby udzielona jeszcze dwa, trzy lata temu.